ShareNonassertion Covenants – to szczególnego rodzaju umowy zobowiązujące jedną ze stron do niedochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej.
Nonassertion Covenants (dalej „Umowy Nonassertion”) to instrument prawny, na podstawie którego określony podmiot może w ściśle określonym zakresie korzystać z praw własności intelektualnej innego podmiotu, nie narażając się jednocześnie na skutki prawne związane z ich naruszeniem. Umowy Nonassertion znane są w prawie anglosaskim. W ostatnich latach znajdują zastosowanie m.in. w takich sferach gospodarki, jak opracowywanie oprogramowania komputerowego, działalność badawczo-rozwojowa czy biotechnologia[1].
W doktrynie wskazuje się, że Umowa Nonassertion jest domniemaną licencją (implied license)[2]. Jednakże, rozważając zakres prawnych skutków zawarcia Umowy Nonassertion, dochodzimy do wniosku, że skutki te są jedynie zbliżone do umowy licencyjnej. Różnice pomiędzy obiema instytucjami są znaczące i dotyczą przede wszystkim sposobu ukształtowania zakresu uprawnień stron takiej umowy. Na potrzeby zasygnalizowania tych różnic posłużę się podstawowym prawem własności przemysłowej, jakim jest patent.
Przy umowie licencyjnej uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela innej osobie (licencjobiorcy) upoważnienia do wykorzystywania swojego opatentowanego wynalazku. W znakomitej większości przypadków tego rodzaju upoważnieniu towarzyszy szereg dodatkowych postanowień określających wzajemnie relacje stron umowy licencyjnej, w szczególności dotyczące zakresu udzielonego upoważnienia, wzajemnego współdziałania stron w wykonywaniu umowy, a także wnoszenia opłaty licencyjnej przez licencjobiorcę. Można stwierdzić, że zakres uprawnień stron umowy licencyjnej jest ukształtowany w sposób pozytywny.
Natomiast w przypadku Umowy Nonassertion zakres uprawnień stron kształtuje się w sposób odmienny – niejako od strony negatywnej. Z jednej strony, uprawniony z patentu zobowiązuje się, że w określonych umową przypadkach wykorzystywania wynalazku nie będzie podejmował kroków służących jego ochronie, dochodzeniu naruszenia praw przed sądem ani sądowej egzekucji roszczeń. Z drugiej strony „korzystający” zobowiązuje się nie wykraczać poza zakres udzielonego mu upoważnienia.
Jednocześnie, korzystanie z opatentowanego wynalazku na podstawie Umowy Nonassertion tworzy stan permanentnego naruszania praw wyłącznych uprawnionego z patentu. Jednakże „korzystający” z wynalazku na podstawie Umowy Nonassertion posiada skuteczny instrument prawny, dzięki któremu nie naraża się na dotkliwe skutki prawne dokonywanych przez siebie naruszeń, np. na wypłatę odszkodowania, jeżeli porusza się w granicach niejako „upoważnienia do naruszania” praw z patentu.
Umowy Nonassertion mogą przybierać postać umów dwustronnych lub wielostronnych, a także jednostronnych publicznych oświadczeń uprawnionych podmiotów. Szczególnie ta ostatnia forma jest wykorzystywana do np. rozpowszechniania oprogramowania typu open source, do popularyzacji wynalazków mających znaczenie humanitarne. Takie jednostronne oświadczenia mogą być adresowane do nieoznaczonego kręgu podmiotów lub do określonych instytucji np. w służbie zdrowia lub jednostek badawczo-rozwojowych (R &D) działających w tzw. krajach rozwijających się.
Wydaje się, że podstawy do zawierania tego rodzaju umów na gruncie polskiego porządku prawnego znajdują się w zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 3531 KC oraz art. 58 KC.
Oczywiście nasuwa się szereg pytań i wątpliwości, co do charakteru tych umów. Czy Umowa Nonassertion jest umową zawierającą zrzeczenie się roszczeń, czy jest tylko zobowiązaniem do niedochodzenia roszczeń? Czy Umowa Nonassertion jest umową wzajemną? A może jest umową nieodpłatną?
Wydaje się, że może przyjąć każdą z tych postaci. Na przykład gdy jedna ze stron umowy zobowiąże się do niedochodzenia roszczeń, a odpowiednikiem tego świadczenia po stronie „korzystającego” będzie obowiązek składania raportów dotyczących wykorzystywanego wynalazku, to moim zdaniem będzie to umowa wzajemna.
Jeśli natomiast uprawnieniu „korzystającego” nie towarzyszy żadne zdefiniowane zobowiązanie uprawnionego z patentu, oprócz „znoszenia” faktu wykorzystywania wynalazku (naruszania patentu), to zapewne można mówić o nieodpłatnym charakterze takiej umowy.
Pojawia się też pytanie – jakie korzyści ma uprawniony z patentu, który zawiera Umowę Nonassertion. Wydaje się, że po stronie korzyści można zaliczyć to, iż szerokie wykorzystywanie wynalazku przez podmioty trzecie sprzyja rozwojowi i popularyzacji tegoż wynalazku, a przy okazji także właściciela patentu na ten wynalazek.
Ewentualne skutki naruszenia Umowy Nonassertion przez którąkolwiek z jej stron każdorazowo byłyby oceniane przez pryzmat przepisów dotyczących skutków niewykonywania zobowiązań umownych (art. 471 i nast. KC). Nasuwa się pytanie o typowe postacie naruszeń Umowy Nonassertion przez każdą ze stron.
Moim zdaniem dość trudno jest wskazać typową postać naruszenia Umowy Nonassertion przez „korzystającego” z wynalazku, szczególnie w przypadku gdy na „korzystającego” nie nałożono żadnych obowiązków np. sprawozdawczych dot. wykorzystania wynalazku. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że niezależnie, czy „korzystający” wykracza poza zakres udzielonego mu umową uprawnienia, czy też nie, to i tak każdorazowe wykorzystanie wynalazku jest automatycznie kwalifikowane jako naruszanie patentu. Skutkuje zatem odpowiedzialnością na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkie podmioty prawa.
Natomiast oczywistą postacią naruszenia Umowy Nonassertion przez uprawnionego z patentu będzie wszczęcie przez niego postępowania sądowego w celu ochrony przed naruszaniem patentu. Wtedy „korzystający” będzie mógł żądać od drugiej strony naprawienia wyrządzonej szkody. Wątpliwości budzi jednak pozycja procesowa „korzystającego”, który chciałby podjąć skuteczną obronę – przecież ciągle pozostaje on naruszycielem patentu.
W prawie anglosaskim można posłużyć się w tym zakresie tzw. zarzutem estoppel, czyli konstrukcją, która umożliwia pozwanemu podnosić, że strona powodowa nie może powoływać się na okoliczności, na których istnienie wyraziła uprzednią zgodę. Jednakże w prawie polskim taka instytucja nie istnieje. Czy zatem obrona „korzystającego” polegać może na zarzucie zrzeczenia się roszczenia przez uprawnionego z patentu, czy też na twierdzeniu o korzystaniu z „uprawnienia do naruszenia patentu”? Na te pytania powinna odpowiedzieć praktyka.
Więcej interesujących informacji na temat Nonassertion Covenants tutaj.
Bardzo dziękuję doktorowi Lechosławowi Stępniakowi (Counsel DZP) za konsultacje merytoryczne, które okazały się bardzo pomocne przy redagowaniu wpisu.
[1] Chapter No. 7.6 The Use of Nonassertion Covenants: A Tool to Facilitate Humanitarian Licensing, Manage Liability, and Foster Global Access https://www.iphandbook.org/
Editor’s Summary, Implications and Best Practices https://www.iphandbook.org/handbook/ch07/p06/eo/
[2] Ibidem
