IP w upadłości: znaki towarowe (Cz. 1)

Na styku prawa upadłościowego i prawa własności intelektualnej powstaje wiele praktycznych problemów, z którymi na co dzień stykają się syndycy i zarządcy administrujący masą upadłości, w skład której wchodzą prawa na dobrach niematerialnych. Cykl „IP w upadłości” jest poświęcony właśnie tym zagadnieniom. W założeniu jest on skierowany głównie do zarządzających upadłym przedsiębiorstwem, ale może też być pomocny przy przygotowywaniu umów licencyjnych dot. praw własności intelektualnej i zabezpieczaniu się na wypadek upadłości licencjodawcy lub licencjobiorcy. Cykl otwiera wpis o znakach towarowych. Zapraszamy do lektury!

Co to jest znak towarowy?

Jednymi z najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym praw własności intelektualnej są prawa ochronne na znaki towarowe. Zgodnie definicją znaku towarowego zawartą w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508) (dalej „PWP”):

„Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.  

Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy”

Najważniejszą kwestią, której powinien dopilnować zarządzający masą upadłości jest czas ochrony znaku towarowego, który zgodnie z art. 153 ust. 2 PWP wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym i może być przedłużany na kolejne dziesięcioletnie okresy. Należy pamiętać, że gdy zapomnimy przedłużyć okres ochronny na znak wchodzący do masy upadłości utracimy prawo ochronne a tym samym wartość majątkową, która się z nim wiąże (możemy próbować później ponownie zarejestrować tak utracony znak towarowy ale procedura ta jest znacznie dłuższa i nieco kosztowniejsza). Przedłużenie okresu ochronnego jest czystą formalnością i kosztuje zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów 400 zł (za jedną klasę towarową).

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z Art. 169. PWP nieużywanie znaku powoduje jego wygaśnięcie:

„1. Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek:  

1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;

2) utraty przez znak znamion odróżniających przez to, że na skutek działań lub zaniedbań uprawnionego stał się w obrocie zwyczajowym oznaczeniem – składającym się wyłącznie z elementów, które mogą służyć w obrocie do oznaczania w szczególności rodzaju towaru, jego jakości, ilości, ceny, przeznaczenia, sposobu, czasu lub miejsca wytworzenia, składu, funkcji lub przydatności – w stosunku do towarów, dla których był zarejestrowany;

3) działań uprawnionego lub, za jego zgodą, osób trzecich, gdy znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub pochodzenia geograficznego towaru;

4) wykreślenia z właściwego rejestru podmiotu mającego osobowość prawną, któremu przysługiwało prawo ochronne na znak towarowy”

Na szczególną uwagę w kontekście postępowania upadłościowego zasługuje pkt 4 ust. 1 tego artykułu. Zgodnie z nim, bowiem prawo ochronne na znak towarowy wygasa również z chwilą wykreślenia uprawnionego z rejestru. Oznacza to dla syndyka przy upadłości likwidacyjnej, że etap postępowania upadłościowego poprzedza bezpośrednio wygaśnięcie znaku, więc jest to ostatni moment aby przenieść znaki towarowe, co do których upadły ma prawa ochronne.

Co to oznacza, że mam znak towarowy?

Jeżeli upadły miał w swoim portfolio znak towarowy to możemy się spotkać z trzema wariantami:

Wariant I (właściciel znaku towarowy)

Jest to najprostszy wariant, w którym upadły jest uprawnionym z rejestracji i używa znaku towarowego zarejestrowanego przez siebie albo znaku, co do którego wcześniej nabył prawo wyłączne (i zarejestrował to przeniesienie prawa wyłącznego w Urzędzie Patentowym co jest wymogiem skuteczności takiego przeniesienia). W takim przypadku zarządzający masą upadłości powinien jedynie postarać się, aby taki znak towarowy (o ile przedstawia jakąś wartość ekonomiczną) korzystnie przenieść na potencjalnego nabywcę (nie zapominając o rejestracji tego przeniesienia w Urzędzie Patentowym) aby o pozyskane w ten sposób środki powiększyć fundusze masy upadłości. Licencjonowanie takich znaków jest raczej mało prawdopodobne gdyż z chwilą wykreślenia z rejestru uprawnionego wygaśnie również ochrona takiego znaku. Nie wyklucza to jednak krótkich lub jednorazowych licencji udzielnych ad hoc, które mogłyby powiększyć fundusze masy upadłości.

Wariant II (licencjodawca znaku towarowego)

Wariant ten różni się od pierwszego tym, że wprawdzie w skład masy upadłości wchodzi prawo ochronne na znak towarowy, ale sam znak został licencjonowany innemu podmiotowi. W takiej sytuacji należy pamiętać, że po wykreśleniu upadłego z rejestru wygasną też jego prawa ochronne. Należy rozważyć możliwość przeniesienia takiego znaku na licencjobiorcę albo inny zainteresowany podmiot (nadal pamiętamy o zarejestrowaniu takiego przeniesienia w Urzędzie Patentowym) co z jednej strony może przynieść nowe środki do masy a z drugiej pozwoli uniknąć sytuacji wygaszenia znaku używanego czynnie w obrocie

Wariant III (licencjobiorca znaku towarowego)

Może się również zdarzyć, że upadły licencjonował od kogoś znak towarowy. W takiej sytuacji należy się przyjrzeć umowie licencyjnej. Bardzo często zawierają one klauzulę, która mówi, iż na wypadek upadłości licencjobiorcy licencja wygasa. Licencjodawcy zabezpieczają się w ten sposób przed utratą renomy związanej z ich znakami towarowymi. Jest to powszechnie stosowana klauzula umowna, choć mam poważne wątpliwości czy jest ona ważna. W myśl art. 83 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535) (dalej „PUIN”)

„Nieważne są postanowienia umowy
zastrzegające na wypadek ogłoszenia
upadłości zmianę lub rozwiązanie
stosunku prawnego, którego stroną
jest upadły.”

W związku z powyższym, gdy w umowie licencyjnej upadłego licencjobiorcy znajdujemy klauzulę zgodnie, z którą na wypadek upadłości taka licencja wygasa w mojej opinii możemy dalej posługiwać się tym znakiem towarowym powołując się na nieważność takiego zapisu. Z drugiej strony, gdy jesteśmy licencjodawcą i chcemy zabezpieczyć nasz znak towarowy przed utratą renomy to byłbym sobie w stanie wyobrazić taką klauzulę, która powodowała by wygaszenie licencji w obliczu „obniżenia jakości usług” albo „braku płynności finansowej” licencjobiorcy, która nie byłaby zarazem próbą obejścia przepisu art. 83 PUIN. Należy mieć na uwadze, że w momencie ogłoszenia upadłości renoma bywa już bezpowrotnie utracona i faktyczne wycofanie znaku towarowego z obiegu po tej dacie może mieć już niewielkie znaczenie dla licencjodawcy. W tym kontekście klauzula umożliwiająca wygaszenie licencji jeszcze przed faktycznym ogłoszeniem o upadłości wydaje się być bardziej sensowna. Podobny przypadek miał niedawno miejsce podczas upadłości Orbis Travel Sp. z o.o., która była jedynie licencjobiorcą znaku towarowego od Orbis S.A, jednak w powszechnej świadomości społecznej upadł „Orbis” i choć obecnie postępowanie upadłościowe dotyczy spółki: „Polskie Biuro Podróży Travel Time Sp. z o.o.” a więc znak towarowy i oznaczenie firmy zostały zmienione to szkoda wyrządzona licencjodawcy przez głośną medialnie upadłość jest nieodwracalna.