Naruszenie praw autorskich twórcy znaku towarowego jako podstawa do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

W moim poprzednim wpisie (Wybrane prawno-autorskie problemy związane ze znakami towarowymi) wspomniałem o tym, że niektóre znaki towarowe z uwagi na swoją formę przedstawieniową (dotyczy to zwłaszcza znaków graficznych czy słowno-graficznych) stanowią jednocześnie utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „PA”). W takich przypadkach uprawniony ze znaku towarowego powinien dysponować zgodą autora formy przedstawieniowej znaku towarowego na używanie w obrocie gospodarczym utworu wykorzystanego w znaku towarowym. W praktyce zgodę taką uzyskuje się poprzez zawarcie  umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy licencyjnej.

Brak zgody na wykorzystywanie utworu w charakterze znaku towarowego ma zasadnicze znaczenie, ponieważ przesłanką negatywną wskazaną w art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej „PWP”), wykluczającą możliwość udzielenia przez Urząd Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy jest przesłanka naruszania przez zgłoszony znak towarowy praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (w omawianym przypadku będą to autorskie prawa osobiste i majątkowe autora formy przedstawieniowej znaku towarowego).

Warto przypomnieć, że to właśnie twórcy utworu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 17 PA) (tzw. autorskie prawa majątkowe). Ponadto twórcy utworu przysługują niezbywalne autorskie prawa osobiste (art. 16 PA) chroniące nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, chodzi to przede wszystkim o prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, nienaruszalności (integralności) utworu oraz nadzoru nad korzystaniem utworu.

Z przepisów PWP nie wynika w żaden sposób to, aby Urząd Patentowy badał z urzędu, czy forma nowo zgłoszonego znaku towarowego stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego oraz czy podmiot zgłaszający znak towarowy jest podmiotem uprawnionym z autorskich praw majątkowych do formy przedstawieniowej znaku towarowego. Jednakże Urząd Patentowy podejmie niezbędne działania, jeżeli uzyska w tym zakresie odpowiednią wiedzę (np. poprzez wniesienie tzw. uwag do nowo zgłoszonego znaku towarowego).

Zatem pomimo uregulowania w PWP omawianej wyżej przesłanki negatywnej możliwa jest taka sytuacja faktyczna, w której Urząd Patentowy udzieli prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie w obrocie gospodarczym będzie naruszać prawa autorskie należące do twórcy formy przedstawieniowej znaku towarowego.

Praktyka pokazuje, że takie stany faktyczne występują często w aktualnej rzeczywistości gospodarczej. Jest to o tyle istotne, że twórca formy przedstawieniowej znaku towarowego, który nie udzielił zgody na wykorzystywanie jego utworu w charakterze znaku towarowego, może w każdym czasie wystąpić do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy. Podstawę prawną do tego działania stanowi art. 164 PWP stanowiący, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Oczywiście doprowadzenie do unieważnienia znaku towarowego nie jest proste. Twórca żądający unieważnienia znaku towarowego musi wykazać, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego. To na twórcy zgodnie z ogólnymi zasadami tego typu postępowań spoczywa ciężar: udowodnienia, że forma przedstawieniowa kwestionowanego znaku towarowego stanowi utwór, wykazanie bezspornego autorstwa utworu oraz wykazanie, że wykorzystywanie utworu w charakterze znaku towarowego następuje bez zgody twórcy utworu.

Powyższe roszczenie jest częściowo ograniczone. Artykuł 165 ust. 1 pkt 1 PWP stanowi, że z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić z powodu kolizji z wcześniejszym znakiem bądź naruszenia praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu. Zgodnie z ust. 2 omawianego artykułu zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli uprawniony uzyskał prawo, działając w złej wierze.