ShareOd kilku lat praktyka Urzędu Patentowego RP oraz orzecznictwo sądów administracyjnych zmierza wyraźnie do egzekwowania przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w kwestii uznawania (a ściślej, nie uznawania) tzw. „listów zgody” (letters of consent) w postępowaniu zgłoszeniowym znaków towarowych.
W polskim prawie własności przemysłowej listy zgody przewidziane są jedynie w ograniczonym zakresie w art. 133 p.w.p., zgodnie z którym zgoda uprawnionego do znaku wcześniejszego eliminuje przeszkodę rejestracyjną z art. 132 p.w.p. w zakresie kolizji ze znakiem towarowym już wygasłym.
Ustawa nie przewiduje podobnej instytucji odnoszącej się do znaków towarowych pozostających w mocy. Taką możliwość wprowadzenia do polskiego prawa własności przemysłowej uznawania listów zgody w szerokim zakresie przewidywał art. 4 ust 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 roku mającej na celu zbliżanie ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), który stanowi, że:
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub
stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta,
jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego
znaku towarowego.
Przepis ten, zaimplementowany do systemów prawa wielu państw europejskich, nie został jednak wprowadzony do polskiego prawa własności przemysłowej. Tak więc, list zgody na rejestrację znaku pochodzący od właściciela pozostających w mocy wcześniejszych kolizyjnych znaków towarowych nie posiada w polskim prawie skuteczności prawnej.
W związku z powyższym, zmieniło się stanowisko Urzędu Patentowego RP, początkowo liberalne w kwestii uznawania listów zgody. Urząd przestał uznawać takie listy, co doprowadziło do sporów, w których zgłaszający kolizyjne znaki towarowe opatrzone stosownym listem zgody powoływali się na naruszenie wspominanego wyżej przepisu art. 4 ust 5 Dyrektywy nr 89/104.
Spory przesądziło stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 20 grudnia 2007 roku (II GSK 279/07) potwierdził brak skuteczności listów zgody w polskim prawie oraz stwierdził, że przepisu art. 4 ust 5 Dyrektywy nr 89/104
należy do tych postanowień prawa wspólnotowego, które pozostawiają swobodę państwom członkowskim, co do implementacji ich do prawa krajowego. Nie spełnia on zatem wymagań bezpośredniej skuteczności dla jednostek.
Urząd Patentowy przyjął stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jako własne i zamieścił na swoich stronach internetowych ogłoszenie, w którym m. in. stwierdza, że:
Urząd Patentowy, każdy list zgody i każde zgłoszenie analizuje indywidualnie. W praktyce traktuje listy zgody jako „narzędzie pomocnicze” przy przeprowadzaniu oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Urząd nie jest jednak, w żadnym wypadku, związany zgodą podmiotu uprawnionego z wcześniejszego prawa, choć bierze taką zgodę pod uwagę, oceniając ryzyko konfuzji. Generalnie ma jednakże na względzie nie tylko interes producentów (listy zgody często zawierają zgodę na używanie znaku towarowego niezależnie od rejestracji) ale również interes konsumentów (odbiorców towaru). Tak więc o ile, w ocenie Urzędu, z istoty znaku wynika bezspornie, iż w zwykłych warunkach obrotu powstanie niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towaru Urząd podejmuje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy (źródło).
Dalej, poza interes producentów i konsumentów, w kwestii oceny wprowadzenia w błąd poszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2010 roku (VI SA/Wa 710/10) wydanym w związku z listem zgody pochodzącym od spółki z grupy kapitałowej podmiotu zgłaszającego kolizyjny znak towarowy. WSA stwierdził, że:
Listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd, co do pochodzenia towarów. Okoliczność ta musi być więc brana pod uwagę w trakcie badania oznaczeń. Znak ma bowiem odróżniać jednego przedsiębiorcę od drugiego – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 3 p.w.p. Grupa kapitałowa to natomiast zrzeszenie wielu przedsiębiorców w różny sposób ze sobą powiązanych. Jeżeli faktycznie towary wprowadzane na rynek przez taką grupę są tożsame i nie wywołują u odbiorców błędu, to w przepisie art. 122 p.w.p. przewidziana jest dla takich sytuacji instytucja wspólnego prawa ochronnego.
Co prawda, jeżeli towary dystrybuowane przez spółkę matkę i córkę są tożsame, to będzie to obojętne z punktu widzenia odbiorcy. Samego wprowadzenia w błąd to jednak nie eliminuje. Jeżeli bowiem do tej pory znaki rejestrowane były na rzecz spółki dominującej i nagle pojawią się na rynku znaki podobne zarejestrowane na rzecz spółki zależnej, to z pewnością odbiorca przypisze je spółce pierwotnie uprawnionej. Choć w takiej sytuacji ani interesy przedsiębiorców, ani odbiorców nie są naruszone – to jednak samo wprowadzenie
w błąd, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy będzie miało miejsce.
Wskazane wyżej orzeczenia i stanowisko Urzędu Patentowego nie pozostawiają wątpliwości co do znikomych możliwości uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji prawa ochronnego na znaki kolidujące z wcześniejszymi, pozostającymi w mocy rejestracjami, na podstawie listu zgody.
Jarosław Konecko
Radca Prawny, Senior Associate
jaroslaw.konecko@dzp.pl
