ShareZasada jednolitości w kontekście rzeczywistego używania znaku towarowego na terytorium Państw Członkowskich UE
Od przeszło roku, świat profesjonalistów zajmujących się własnością intelektualną żyje sprawą ONEL / OMEL. Pozornie nieistotna kwestia, wokół której sprawa się obraca, może jednak mieć poważne implikacje. Konkretniej, może zaważyć nad tym, jak rozumiemy jedną z zasad kształtującą konstrukcję wspólnotowego znaku towarowego oraz jakie skutki z tym są związane.
Zasada jednolitości
Znak towarowy Wspólnoty, w skrócie określany mianem CTM, został wprowadzony Rozporządzeniem 40/94 (zastąpione Rozporządzeniem 207/2009). CTM, zgodnie z preambułą do Rozporządzenia, ma być prawem jednolitym, w przedmiocie postępowania w sprawie przyznawania prawa ochronnego na znak towarowy, ochrony znaku wspólnotowego oraz skutków, jakie znak wywołuje. W uproszczeniu, zakładano, iż prawo to ma obowiązywać na terenie Unii Europejskiej, tak jakby Unia była jednym terytorium. Określa się to mianem zasady jednolitego charakteru znaku towarowego Wspólnoty.
Ustęp drugi preambuły do Rozporządzenia 207/2009 stanowi:
Należy wspierać harmonijny rozwój działalności gospodarczej w całej Wspólnocie oraz ciągły i zrównoważony wzrost poprzez zakończenie tworzenia rynku wewnętrznego, który funkcjonuje właściwie i oferuje warunki podobne do istniejących na rynku krajowym. W celu stworzenia takiego rynku i uczynienia go w większym stopniu rynkiem jednolitym muszą być zniesione nie tylko bariery dla swobodnego przepływu towarów i usług oraz ustanowione przepisy zapewniające, że konkurencja nie będzie zakłócona, ale dodatkowo muszą być stworzone warunki prawne, które pozwolą przedsiębiorstwom na dostosowanie ich działalności produkcyjnej oraz dystrybucyjnej lub świadczenia usług do skali wspólnotowej. W tym celu znaki towarowe pozwalające na odróżnienie towarów i usług przedsiębiorstw w ten sam sposób w całej Wspólnocie, bez względu na granice, powinny znaleźć się wśród instrumentów prawnych będących do dyspozycji przedsiębiorstw.
Zasada jednolitości jest wyraźnie określona jest w pierwszym artykule Rozporządzenia. Wedle ustępu drugiego tego artykułu:
Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.
Rzeczywiste używanie znaku towarowego
Zasada jednolitości nabiera szczególnej wagi przy rzeczywistym używaniu znaku jako przesłanki do wygaśnięcia znaku.
Mianowicie, art. 15 Rozporządzenia 207/2009 stanowi:
Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela we Wspólnocie w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, wspólnotowy znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.
Sankcją, o której mowa jest w powyższym przepisie jest m.in. unieważnienie takiego znaku towarowego.
Takie brzmienie przepisu rodzi pytanie na tle zasady jednolitości – czy wystarczy rzeczywiste używanie znaku CTM na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego? Nawet jeżeli to będzie niewielkie państwo, takie jak Malta? Do niedawna odpowiedź na to pytanie była w przeważającej większości twierdząca. Tak też, m.in. A. Drzewiecki MOP 8/2007, s. 428, wraz z powołaną literaturą zagraniczną.
Różne rzeczywistości
Wątpliwości co do interpretacji wyrażenia „rzeczywiście używany” nie są wcale nieuzasadnione. Zwłaszcza, iż w projekcie przedmiotowego rozporządzenia z 1964 roku była mowa o „poważnym” używaniu oraz o używaniu znaku w przynajmniej trzech państwach członkowskich[1]. Pozwala to nam na rozróżnienie rozbicia pojęcia używania na jego części składowe – jego aspektu funkcjonalnego (rozmiar działalności handlowej, możliwości produkcyjne, lub zbytu, stopień dywersyfikacji przedsiębiorstwa[2]) oraz geograficznego (ilości krajów członkowskich na których jest uzywany).
OHIM (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)) zarówno na swojej stronie internetowej, w rozmaitych decyzjach, komunikatach oraz zaleceniach stoi na stanowisku, iż używanie znaku CTM w jednym państwie członkowskim UE jest wystarczające do uzyskania ochrony na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to uważane za główny atut systemu CTM oraz przyczynę jego popularności[3].
Niezależnie od tego trendu, Sąd 12 grudnia 2002 roku (wówczas Sąd Pierwszej Instancji) wydał postanowienie w sprawie HIWATT v. Kabushiki Kaisha Fernandes (T-39/01), w którym stwierdził, iż
[…]
rzeczywiste używanie oznacza, że znak musi być obecny w istotnej części
terytorium, w którym jest chroniony.
Podobnie wypowiedział się 6 października 2009 roku Trybunał Sprawiedliwości UE (wówczas Europejski Trybunał Sprawiedliwości) w sprawie Pago International przeciwko Tirolmilch (C-301/07). Spółka Pago produkowała napoje owocowe o takiej samej nazwie, Tirolmilch natomiast napoje mleczne o nazwie „Latella”. Podobne były jednak butelki i sposób ich przedstawienia. Pago sformułowała roszczenia oparte o stwierdzenie, iż wspólnotowy znak CTM „Pago” jest renomowany. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził:
Artykuł 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, iż aby wspólnotowy znak towarowy mógł korzystać z ochrony przewidzianej w tym przepisie, musi być znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub
usługami, których on dotyczy, na istotnej części obszaru Wspólnoty
Europejskiej[4] […]
Jakkolwiek pierwsza powyżej opisana sprawa dotyczyła znaku krajowego, a druga konkretnie kwestii renomy znaku CTM, to powyższe twierdzenia może pełnić ważną rolę w tworzeniu orzeczenia w sprawie ONEL / OMEL.
Ciąg dalszy tutaj.
[1] Serious use – za: Too much of a good thing? Considerations over the sufficient geographical use of community trademarks François Griesmar & Dr. Alliana Heymann – Materiał z European Communities Trade Mark Association 25th Annual Meeting in WARSAW https://www.ecta.org/IMG/pdf/Griesmar_text_1_.pdf
[2] Orzeczenie Sądu (wcześniej Sądu Pierwszej Instancji) z 8 lipca 2004 roku w sprawie T-334/01 – MFE Marienfelde v. OHIM
[3] W samym tylko 2009 roku OHIM zarejestrowało blisko 90.000 znaków CTM
[4] Podobnie Trybunał orzekł w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C‑375/97 General Motors, Rec. s. I‑5421 w odniesieniu do zawartego w art. 5 ust. 2 dyrektywy wyrażenia „cieszy się […] renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim]”, wystarczy, aby wspólnotowy znak towarowy cieszył się renomą w „istotnej części” Wspólnoty – Za: pkt. 12 wyroku w sprawie Pago
