Układając klocki Lego

W połowie września 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok[1] dotyczący odmowy rejestracji przez OHIM (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) czerwonego klocka lego jako wspólnotowego przestrzennego znaku towarowego.

Znak ten został zgłoszony do rejestracji w OHIM przez duńskiego producenta klocków – Lego Juris w 1996 r. i początkowo uzyskał rejestrację. Próba rejestracji klocka lego jako znaku towarowego była związana z zamiarem przedłużenia jego ochrony poza okres ochrony patentowej, która wygasała w 1988 r.

Wskutek wniosku konkurenta – Mega Brands – znak jednak został unieważniony. Jako podstawę unieważnienia Wydział Unieważnień OHIM wskazał art. 7 ust. 1 lit.e (ii) Rozporządzenia Rady 40/94 o Wspólnotowym Znaku Towarowym, zgodnie z którym nie jest dopuszczalna rejestracja znaku towarowego, który zawiera oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
Izba Odwoławcza stwierdziła m.in, że

chociaż okoliczność, iż dane oznaczenie było lub wciąż jest objęte patentem, nie stanowi sama w sobie przeszkody dla jego rejestracji w charakterze znaku towarowego, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wynalazkiem, którego kształt nie jest w całości funkcjonalny (…), to nie zmienia to faktu, że wcześniejszy patent jest praktycznie niemożliwym do obalenia dowodem na to, że wykazywane przez niego lub przypisywane mu właściwości mają charakter funkcjonalny.

Od decyzji OHIM Lego Juris wniosła najpierw odwoła/divnie do Sądu I Instancji a następnie, po niekorzystnym wyroku[2], do ETS.

W skardze do ETS wskazywała w szczególności, że:

brzmienie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) Rozporządzenia  40/94 nie wyklucza rejestrowania jako znaku towarowego kształtów w znaczeniu funkcjonalnym samych w sobie, a jedynie oznaczeń składających się „wyłącznie” z kształtu towarów „niezbędnego” do uzyskania efektu technicznego. Zatem aby kształt był objęty zakresem przedmiotowym tego przepisu, powinien być pozbawiony cech niebędących właściwościami funkcjonalnymi, a jego wyglądu zewnętrznego nie powinno się móc zmienić w zakresie cech odróżniających bez jednoczesnej utraty przez ten kształt funkcjonalności.

Trybunał nie podzielił powyższego poglądu, ani innych argumentów podnoszonych przez Lego i oddalił odwołanie.

Zdaniem ETS

interes ogólny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) Rozporządzenia 40/94 polega na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru”.

Wprowadzenie w tym artykule „zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych.

Jeżeli kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania technicznego zastosowanego przez wytwórcę tego towaru i opatentowanego na jego wniosek, to ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Tymczasem, w systemie prawa własności Intelektualnej (…) rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony czas, po którego upływie mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców. Ta refleksja leży u podstaw nie tylko Dyrektywy 89/104 i Rozporządzenia nr 40/94 odnoszących się do prawa znaków towarowych, ale także Rozporządzenia nr 6/2002 dotyczącego wzorów.

Ponadto, zdaniem ETS,

ograniczając podstawę odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Funkcjonalność techniczna właściwości kształtu może być oceniana między innymi z uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wcześniejszych patentów, które opisują funkcjonalne elementy rozpatrywanego kształtu.

Sąd nie wykluczył jednak, że wprowadzenie do obrotu klocka lego, pomimo braku ochrony na podstawie praw wyłącznych może być oceniane z punktu widzenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Orzeczenie ETS nie było zaskoczeniem. Wpisuje się bowiem w linię orzeczniczą, na którą składają się przede wszystkim orzeczenia ETS w sprawie i Philips[3] (dotyczącej rejestracji głowicy maszynki do golenia jako trójwymiarowego znaku towarowego) oraz Windsurfing Chiemse (dotyczyło rejestracji znaków graficznych na towary sportowe z użyciem nazwy jeziora w Bawarii – Chiemsee)[4].

Pokazuje jednak, że przed podjęciem decyzji o sposobie ochrony danego rozwiązania należy rozważyć wszystkie konsekwencje – również, implikacje czasowe trwania ochrony. Czasami bowiem wcześniejsza ochrona patentowa danego rozwiązania paradoksalnie może stanowić przeszkodę w dalszym jego rozwoju.

---

[1] Wyrok ETS w sprawie C-48/09P Lego Juris A/S przeciwko OHIM z dnia 14.09.2010.

[2] Wyrok Sądu Pierwszej Instancji  w sprawie T-270/06 Lego Juris A/S przeciwko OHIM z dnia 12.11.2008.

[3] Wyrok ETS w sprawie C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV przeciwko Remington Consumer Products z dnia 18.06.2002.

[4] Wyrok ETS w połączonych sprawach C-108/97 i 109/97 Windsurfing Chiemsee z 4.05.1999.